Товарные знаки в рекламе
11 сентября 2017 г. директор юридического департамента Европейской Медиагруппы, Член Экспертного совета ФАС РФ и УФАС Москвы по недобросовестной конкуренции и рекламе, эксперт АНО «Новые русские медиа» Дмитрий Григорьев выпустил книгу «Законы рекламы. Право для маркетинга. Правовые основы рекламы в России и СНГ».
По договорённости с автором «Новые русские медиа» публикуют некоторые фрагменты книги, касающиеся правовых аспектов интеллектуальной собственности в рекламе.
Кстати, саму книгу можно приобрести на сайте издательства.
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В РЕКЛАМЕ
Вопрос использования в рекламе товарных знаков, особенно чужих, требует отдельного освещения. Прежде всего, необходимо понимать, что по смыслу ст. ст. 1477, 1481 ГК РФ товарный знак служит для индивидуализации товара, являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства. К действиям по осуществлению исключительного права на товарный знак относится в том числе размещение товарного знака в предложениях о продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе (ст. 1494 ГК РФ). По общему правилу, установленному ст. 1229 ГК РФ, использование товарного знака без согласия правообладателя не допускается.
Нарушением данной нормы будут являться действия, в результате которых рекламодатель будет использовать чужой товарный знак для индивидуализации собственных товаров или услуг без согласия правообладателя, создавая впечатление у потребителя, что он является производителем товара под данным товарным знаком, соответственно, отсутствие факта использования товарного знака для индивидуализации своих товаров и услуг означает, что отсутствует и нарушение исключительного права[1].
Не будет нарушением исключительного права на товарный знак и его упоминание в общеупотребительном смысле. Как было установлено в ходе одного из дел, в 2014 году на телеканалах России начала транслироваться аудиовизуальная реклама сети ресторанов быстрого питания «KFC», в звуковом ряде которой было использовано словосочетание «Палочки оближешь». Правообладатель товарного знака «Палочки оближешь» обратился в суд с иском к ресторану. Суды, отказывая в удовлетворении иска, указали на то, что само по себе упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака[2].
При этом с учетом особенностей отечественного процесса крайне важно, возражая на необоснованную претензию об использовании товарного знака в рекламе, в случае когда товарный знак использовался в информационных целях, например для указания места нахождения лица, с самого начала рассмотрения дела заявлять о том, что товарный знак не используется для индивидуализации товаров.
Так, в одном из дел истец являлся правообладателем комбинированного товарного знака «МИТРО Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино»». Охраняемыми элементами товарного знака помимо графического изображения являются слова «МИТРО» и «Останкино». Ответчик на сайтах без разрешения истца использовал обозначение «Останкино», сходное до степени смешения с названным товарным знаком истца, рекламируя свою организацию и оказываемые ею услуги.
Истец, полагая, что ответчик своими действиями нарушил его исключительное право на указанный товарный знак, обратился в суд с настоящим иском. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск, взыскав с ответчика компенсацию в размере 1 000 000 руб.
В кассационной жалобе ответчик впервые заявил довод о том, что спорное обозначение «Останкино» было использовано им не в целях индивидуализации его услуг, а для цели обозначения его места нахождения.
Суд кассационной инстанции не принял данный довод, указав, что ответчик ни в суде первой инстанции, ни в суде апелляционной инстанции не заявлял доводы о том, что слово «Останкино» использовалось им в качестве указания на место проведения мероприятий, а не наименование организации − заявителя кассационной жалобы. При этом в материалах дела имеются доказательства надлежащего извещения ответчика о настоящем судебном процессе, однако ответчик в судебные заседания не являлся, свою правовую позицию по делу не выразил, каких-либо документов в ее обоснование не представил[3].
А как следует из Определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств. Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств.
Очевидно, что решения судов первой и апелляционной инстанций неверны, но пассивное поведение ответчика привело к тому, что суд кассационной инстанции не смог помочь ему исправить ошибки нижестоящих судов.
Но российские компании все же часто используют чужие товарные знаки в своей рекламе, например, автосервисы в рекламе своей деятельности используют товарные знаки автопроизводителей, в отношении которых они готовы провести сервисное или ремонтное обслуживание. Безусловно, не всем автопроизводителям нравится подобное бесконтрольное использование их брендов, что порой перетекает в судебные споры.
Соответственно, на практике возникает вопрос: возможна ли ситуация, когда в рекламе допускается использование чужого товарного знака без согласия правообладателя?
В некоторых зарубежных правопорядках несанкционированное размещение чужого товарного знака в рекламе напрямую квалифицируется как правонарушение. Например, соответствующую норму содержит Закон США о товарных знаках 1946 года, Закон Великобритании о товарных знаках 1994 года. В английской судебной практике и доктрине нашел отражение запрет на несанкционированное использование чужого товарного знака, в том числе фонетически сходного словесного обозначения в рекламе на радио, как способного ввести в заблуждение потребителя.
Президиум ВАС РФ, рассмотрев одно из таких дел, сформулировал правовую позицию, согласно которой в рекламе собственной деятельности рекламодателя допускается использование чужих товарных знаков, если при этом данная реклама не приводит к смешению деятельности рекламодателя и правообладателя товарного знака[4]. Данную позицию ВАС РФ закрепил в п. 32 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе»».
То есть если организация имеет свою группу в социальной сети, и в своей рекламе она использует товарный знак данной соцсети для информирования потребителей об адресе своей группы в данной соцсети, то ей не требуется получения согласия соцсети на использование ее товарного знака, поскольку при таком использовании товарного знака у потребителя не возникает представления, что данная компания является владельцем соцсети.
Между тем закрепление данного подхода на уровне высшей судебной инстанции не принесло стабильности в практику, как в административную, так и судебную. Некоторые УФАС по-прежнему довольно формально подходят к оценке использования чужих товарных знаков в рекламе. Так, 20 декабря 2016 года решениями Комиссии Тывинского УФАС России ИП, ООО «Новация», ООО «Партнер» признаны виновными в нарушении требований п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе за использование чужого товарного знака без согласия правообладателя. По результатам проведенного Тывинским УФАС России мониторинга наружной рекламы на предмет соответствия требованиям Закона о рекламе, распространяемой на территории города Кызыла, выявлены рекламы, размещенные на рекламных баннерах с использованием графических изображений товарных знаков известных автопроизводителей TOYOTA, MITSUBISHI MOTORS, NISSAN, HONDA, MAZDA, MERCEDES-BENZ, BMW, AUDI, OPEL, RENAULT, LIFAN, SUBARU, KIA, HYUNDAI, FORD, MAZDA, VOLKSWAGEN, DAEWOO, ACURA, LEXUS без согласия правообладателя.
Очевидно, что в данном случае рекламодатель не выдавал себя за правообладателя, а лишь информировал потребителей о своей деятельности в отношении данных марок авто, у потребителя такая реклама воспринималась как сообщение независимого услугодателя. Поэтому с таким решением нельзя согласиться[5].
В судебной практике также встречаются и иные подходы. Одним из таких примеров является дело по иску компании LOUIS VUITTON MALLETIER к открытому акционерному обществу «Нидан Соки» о прекращении нарушения исключительных прав истца на изобразительный товарный знак в виде стилизованных цветков.
Как указывал истец, ответчик в своем рекламном ролике «Встреча» сока «Сокос» использовал товарный знак, принадлежащий истцу: по ходу рекламного ролика в кадре появлялись сумки и чемоданы, маркированные изображениями стилизованных цветков, которые сходны до степени смешения с изобразительным товарным знаком, принадлежащим истцу. Суды удовлетворили требования истца.
В другом споре ритейлеров «М-Видео» и «Белый ветер цифровой» суд рассматривал правомерность рекламной акции «Меняем «Ветер» на «Бонус»», при проведении которой во всех магазинах сети «М.Видео» осуществлялась выдача бонусных карт «М.Видео-Бонус» с начислением на них 1000 бонусных рублей при предъявлении в сети магазинов «М.Видео» бонусной карты сети «Белый ветер цифровой» − «Люди ветра. Простое будущее», а зачисление бонусных баллов производилось за сам факт предъявления карты, а не за факт совершения покупок, как в иных случаях. Общество «Белый ветер цифровой» является правообладателем товарных знаков «Белый ветер цифровой», «Люди ветра», «Простое будущее».
При рассмотрении данного спора Судом по интеллектуальным правам сделан вывод о том, что, используя в рекламе не принадлежащие ему товарные знаки, общество «М.Видео Менеджмент» продвигало и формировало у покупателей интерес исключительно к собственной продукции, а не продукции, реализуемой правообладателем используемых товарных знаков, а использование чужих товарных знаков в рекламе собственной продукции направлено на увеличение объема продажи только собственных товаров и на снижение интереса к продукции конкурента, тогда как использование товарных знаков хозяйствующего субъекта-конкурента для привлечения внимания к собственной продукции, при отсутствии разрешения правообладателя, не может признаваться соответствующим требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, так как приводит к перераспределению спроса и создает у общества «М.Видео Менеджмент» преимущества[6].
Однако данный подход суда представляется необоснованным, поскольку, как указывалось выше, не любое размещение товарного знака в рекламе может считаться его использованием по смыслу ст. 1484 ГК РФ.
Поскольку ключевое назначение товарного знака — это индивидуализация товара (услуги), то товарный знак, размещенный в рекламе, может считаться использованным, если его размещение направлено на индивидуализацию объекта рекламы.
Соответственно, любое косвенное размещение, без цели индивидуализации в рекламе чужого товарного знака не требует согласия правообладателя, поскольку данный товарный знак не может считаться использованным. Так, если в рекламе в качестве реквизита или иного технического и (или) творческого оснащения используются товары, на которых размещены товарные знаки, и данные товары правомерно введены в гражданский оборот непосредственно правообладателем или иными лицами с его согласия, то их использование не может считаться нарушением исключительных прав правообладателя товарного знака в силу ст. 1487 ГК РФ.
В качестве примера допустимости такой рекламы приведем пример с «рекламными войнами» крупнейших автогигантов BMW и Mercedes. Однако, размещая такую рекламу, возникает другая проблематика, касающаяся охраны имиджа чужого товарного знака.
Еще одним аподиктическим примером в данной тематике будут дела, посвященные рекламе артистов, которые уходя из известного проекта в сольное творчество, в афишах указывают, что они бывшие участники известного коллектива.
Так в деле А41-50022/2015 обществу «ПЦ «Пропаганда» стало известно о том, что общество «Корстон-Серпухов» осуществляет рекламу мероприятия, связанного с исполнением Ворониной В.В. музыкальных произведений, исключительные права на которые принадлежат истцу, которое должно состояться 18.07.2015 в помещении кафе «THE MOST» на сцене «NEW-YORK». При этом, общество являлось правообладателем товарного знака «ПРОПАГАНДА», в связи с чем общество обратилось в суд с иском о защите исключительного права на товарный знак.
Отказывая в удовлетворении иска, суды указали, что указание в рекламной продукции на выступление Ворониной В.В., являющейся экс-солисткой музыкальной группы «Пропаганда», является ссылкой на реальные творческие достижения данного исполнителя и не может быть признано незаконным использованием товарного знака истца.
Дмитрий Григорьев, директор юридического департамента ЕМГ
[1] Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.12.2009 № 10852/09.
[2] Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2016 по делу № А40-47872/2015.
[3] Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2017 № С01-115/2017 по делу № А40-84032/2016.
[4] Постановление Президиума ВАС РФ от 06.04.2004 по делу № А76-9599/02-46-442/33-94.
[5] http://tuva.fas.gov.ru/news/9445
[6] Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2016 по делу № А53-3270/2016.